O Escritório Crippa Rey Advogados, vem muito respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, sempre atento às atualidades, tecer alguns esclarecimentos acerca do registro de marca que contenha expressão genérica.

O registro de marca é considerado um dos maiores bens de um empreendedor, uma vez que representa a identidade da empresa perante o público, que passa a reconhecê-la e atribuir confiança e qualidade aos produtos ou serviços fornecidos, lhe diferindo dos demais perante o mercado de consumo.

Contudo, nem todo o nome ou expressão pode ser registrado perante o Instituto de Propriedade Industrial como sendo uma marca, conforme determina o artigo 124 da Lei 9.279/96.

Tal dispositivo legal trás diversas exceções a possibilidade de requerimento da marca, referindo, em especial, que não podem ser levadas a registro a título marcário “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”

Ou seja, expressões tidas como comuns na designação de um tipo de produto ou serviço, como “cerveja”, “biscoito”, “suco”, etc, não poderão ser objeto de registro, vez que, dado o domínio público destas expressões, seria impossível garantir a exclusividade de uso destas nomenclaturas.

Em obediência a esta regra, em alguns casos específicos ocorre a impossibilidade de registro de exclusividade do uso de marca, todavia, conforme acima se referiu, isso se dá em casos nos quais a pretensão de registro da marca envolve expressão notadamente genérica e de uso comum.

A título exemplificativo, colaciona-se abaixo julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual, em apreciação a matéria, denegou a possibilidade de registro da marca “Natural Alimentos”, com fundamento no artigo 124, VI da Lei de Propriedade Industrial. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. INPI. REGISTRO MARCA. EXPRESSÃO DE USO GENÉRICO. APOSTILAMENTO.ISONOMIA CONTRA A LEI. DESCABIMENTO.

1. Entendeu o INPI que o elemento figurativo que compõe a marca, sob forma mista, confere a ela suficiente distintividade, o que a torna um sinal registrável, não compreendido nas proibições legais do inciso VI do artigo 124 da LPI, desde que com a devida aplicação da apostila do elemento nominativo.

2. De acordo com as Diretrizes de Registro de Marcas do INPI, consiste a apostila em ressalva de caráter técnico quanto aos elementos que componham a marca requerida e determina o âmbito da proteção que lhe é conferida; sendo aplicada, dentre outros casos, às marcas compostas de expressões de uso comum e de fantasia.

3. Tem-se que por definição de expressões de uso comum aquelas que são familiares, habituais e compreensíveis ao homem comum, tido como aquele de conhecimento médio.

4. No caso, à toda evidência a marca mista "NATURAL ALIMENTOS" integra a categoria das expressões que se enquadram na vedação de exclusividade de registro prevista no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279/96.

5. Descabida a alegação , em relação ao termo NATURAL de que não possui ligação direta com sua atividade, remetendo indiretamente ao sentido do vocábulo comum. Atua a autora no comércio de complementos alimentares, produtos nutricionais e alimentos de modo que o vocábulo "natural", efetivamente, guarda estreita relação com a origem, com qualidade essencial, do produto ou serviço, indicando a natureza do bem, sendo empregado comumente para identificar alimentos e produtos não artificiais.

6. A pretensão do apelante é improcedente, sendo indevido o registro com exclusividade da expressão "NATURAL ALIMENTOS", cabendo ao INPI fazer o apostilamento da expressão para salvaguardar o seu domínio público.

7. O deferimento de outros registros similares sem apostilamento não aproveita ao apelante tendo em conta que a utilização do princípio da isonomia não pode ser contra a lei de modo que nada soma ao pretenso direito da parte autora eventuais errôneos deferimentos feitos pelo INPI.

3. Apelação da parte autora, NATURAL OLEOS VEGETAIS E ALIMENTOS LTDA desprovida.

(TRF-3 - AP: 000861252201140/6100 SP, Relatora: Taís Ferracini, Data de Julgamento: 09/10/2017, Quinta Turma)

Contudo, a máxima de não utilização de expressões genéricas não é irredutível, vez que no mercado de consumo diversas vezes se observam expressões que poderiam ser tidas como genéricas, entretanto, mediante alterações gráficas e caracterização de sinal específico, nomenclaturas como “Natura”, “Contém 1g” e “Amarula” não apenas puderam ser objeto de registro, como possuem notoriedade nacional e internacional.

Ou seja, para que seja viável o registro de uma marca, não necessariamente necessita-se que essa seja composta de uma expressão inédita, desde que essa seja carregada de especificidades suficientes a não configurar uma expressão comum, o que garantirá, não apenas o domínio público da palavra ao público em geral, mas ao titular do registro a exclusividade de uso da marca registrada.

Há de se ressaltar que, realizado o registro de marca essa apenas poderá ser utilizada pelo seu titular, razão pela qual o uso indevido de marca de registro alheio poderá incorrer em crime de concorrência desleal previsto no artigo 195 da Lei 9.279/96, já que possui condão de causar no consumidor falsa percepção de produto por associá-lo indevidamente ao produzido e comercializado por terceiro.

Além disso, tal atitude implica na obtenção de vantagem mediante aproximação proposital de produto já reconhecido no mercado, bem como no aproveitamento parasitário dos investimentos feitos por terceiro no desenvolvimento de produto e publicidade, acarretando, inclusive, em enriquecimento ilícito.

Cabe inferir que o enriquecimento ilícito é prática coibida pelo artigo 884 do Código Civil, e que a comprovação da utilização indevida de marca registrada, poderá, inclusive, acarretar na condenação da parte em adimplemento de indenização por dano moral[1].

Assim, realizadas as considerações acima, o Escritório Crippa Rey Advogados se coloca à inteira disposição para maiores consultas sobre o tema e avaliação de eventuais casos concretos de seus clientes e parceiros acerca da matéria atinente a Propriedade Industrial e viabilidade do registro de marcas.

Setor de propriedade industrial

Crippa Rey Advogados

[1] (TJ-RS - AC: 70069751469, RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 19/12/2016, Quinta Câmara Cível).

(TJ-RS - AC: 70082683244 RS, Relator Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/10/2019, Sexta Câmara Cível)