O Escritório Crippa Rey Advogados SS, vem muito respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, apresentar ARTIGO sobre a proteção ao ­trade dress (conjunto-imagem) de produtos e bens, conforme se esclarece abaixo:

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial é a autarquia federal que regulariza as normas acerca da propriedade industrial, bem como concede, mediante um processo, o registro de seus desenhos, patentes e marcas e entre outros assuntos relacionados a propriedade industrial.

O artigo 129 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), dispõe acerca da forma de aquisição da marca, bem como do direito que o titular do registro possui, sendo o principal, o direito exclusivo ao seu uso em todo o território nacional.

No mesmo sentido, sabe-se que cada marca possui o seu trade dress, isto é, alguns elementos figurativos que em um conjunto formam um rótulo único. O trade dress, é o conjunto-imagem de um produto, surgindo nos Estados Unidos, possuindo inclusive lei específica (Lanham Act), sendo introduzido no Brasil e possuindo atualmente inúmeras decisões importantes. [1]

Quer-se dizer com isso, que o trade dress é a embalagem do produto, a forma como ele se apresenta no mercado, com todas as suas formas, cores, linhas e etc.

A violação desse instituto ocorre quando uma empresa concorrente imita uma série de características dos produtos da outra ou até mesmo o modus operandi de um serviço. [2] No mesmo sentido ensina Denis Borges Barbosa [3]:

A aparência visual de um produto ou serviço envolve a imagem total do produto e os aspectos característicos do serviço, por exemplo, o aviamento de um estabelecimento comercial. Este conjunto de características particulares e essenciais dos produtos e serviços é denominado também de conjunto-imagem e pode incluir aspectos como o formato, a cor, ou combinação de cores, o tamanho, a textura, gráficos, desenhos, embalagem e disposição de elementos visualmente perceptíveis.

Maitê Moro argumenta que trade dress nada mais é do que uma nova nomenclatura de origem norte americana que abarca em um só termo os inúmeros elementos que identificam a empresa como um todo, seja pelas características do local onde ela desenvolve suas atividades, projeto, decoração, aparência externa e interna, o cheiro, a música, a cor predominante de suas lojas, seja pelos aspectos dos produtos ou serviços por ela oferecidos.

Este conjunto-imagem diz respeito ao caráter externo e estético do produto ou do serviço. Quando o os elementos essenciais e distintivos de um produto, do aviamento de um estabelecimento ou serviço são reproduzidos ocorre a violação de seu “conjunto-imagem”.

[...]

A regra é que se um direito de propriedade intelectual está sendo violado, o titular deve basear-se nos artigos pertinentes a este direito para reparar seu dano e condenar o contrafator. O titular não pode utilizar-se do expediente geral da concorrência desleal para buscar seus direitos. Entretanto, como mencionado, há casos em que a proteção, mesmo que os bens sejam protegidos por direitos de propriedade intelectual, faz-se também através da concorrência desleal.

Contudo, diferentemente, do registro válido de uma marca – seja ela nominativa e/ou figurativa – que possui proteção expressa na lei de propriedade industrial, a proteção ao conjunto-imagem advém de uma construção doutrinária e jurisprudencial.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que, mesmo não estando disciplinado na lei de propriedade industrial, o trade dress de bens e produtos pode ter proteção judicial quando outro conjunto-imagem causar confusão entre os consumidores. Vejamos abaixo:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTOIMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA NÃO REQUERIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO PROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor.

2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial.

3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjuntoimagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).

4. A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica.

5. No caso dos autos, a recorrida (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, devendo, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 333, I, do CPC/1973).

6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.591.294/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 13/3/2018 – grifado)

Do mesmo modo que a utilização de uma marca registrada por um terceiro pode ser considerado crime de concorrência desleal, a violação do conjunto-imagem também. Entretanto, para que haja a configuração dessa violação, é necessária uma análise mais pormenorizada dos fatos e fundamentos, podendo existir a produção de prova pericial.

O Tribunal de Justiça Gaúcho, em inúmeros casos, entende ser determinante a análise e ocorrência de exame técnico para a verificação da prática da concorrência desleal, decorrente da violação do trade dress. Vejamos um exemplo abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. A VERIFICAÇÃO DE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS SUJEITA-SE A EXAME TÉCNICO. PRECENDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 370, CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, A TEOR DO EXPRESSO NO ART. 1.022, CPC. INCONFORMIDADE QUANTO ÀS TESES APRESENTADAS. CONTEÚDO INFRINGENTE. À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Cível, Nº 70082728437, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 21-11-2019)

Importante salientar que, assim como as marcas, patentes, desenhos industriais e demais, devidamente registrados possuem a proteção do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o trade dress de bens e produtos possuem proteção jurídica, através da doutrina e jurisprudência.

O Escritório Crippa Rey Advogados se coloca a inteira disposição para maiores consultas sobre o tema de registro, regularização e proteção do registro de assuntos envolvendo assunto acerca da propriedade industrial, bem como está disponível para a resolução de dúvidas sobre a matéria.

Fernanda Dorneles Silva

OAB/RS 114.546

Coordenadora do Setor de Marcas e Patentes

[1] RAMOS. André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. pg. 288

[2] RAMOS. André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. pg. 288.

[3] BARBOSA, Denis Borges. Do ‘trade dress’ e suas relações com a significação secundária.

Disponível em:

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf.  Acesso em 08-05-2018.