Sempre que uma pessoa/empresa tem a intenção de depositar um determinado pedido de registro marcário, se faz necessário realizar uma série de ponderações sobre os elementos nominativos e figurativos que se pretende depositar.

 

Dentre essas ponderações, a possibilidade de registro de determinada expressão ou figura, atentando aos artigos 122 e 123, da LPI, 9.279, e, em especial, ao artigo 124, de mesma lei, que apresenta rol taxativos dos sinais que NÃO são registráveis como marcas, conforme se destaca:

 

Art. 124. Não são registráveis como marca:

       I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

       II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

       III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

       IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

       V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

       VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

       VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

       VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

       IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

       X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

       XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

       XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

       XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

       XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

       XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

       XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

       XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

       XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

       XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

       XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

       XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

       XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

       XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

 

Conforme disposto no mencionado artigo, não se faz capaz de registrar uma série de sinais previstos, comuns, necessários ou vulgares, como brasões, bandeiras nacionais, expressões ou desenhos contrários à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração, bem como mais uma série de elementos descritivos.

 

Como, por exemplo, se for desejo do depositante realizar o registro da marca Grupo de corrida KENYA Running Team, para a classe 41.

 

Visando prestar assessoria em eventos esportivos, na classe 41, é certo que o pedido seria indeferido, inicialmente, por conter expressões comuns a classe de serviços pretendida, como “Grupo de corrida” e “Running Team”, ao passo que o elemento escolhido para trazer distintividade ao pedido de registro, qual seja “KENYA”, não é registrável da forma como apresentada, visto que encontra óbice no artigo 124, como se passa a analisar.

 

1 - A marca reproduz as cores básicas da bandeira do país africano KENYA, irregistrável, de acordo com o inciso I do Art. 124 da LPI.

 

Art. 124 - Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

 

2 - A marca é constituída por falsa indicação de uma suposta associação entre o KENYA, país africano notabilizado por suas marcas olímpicas de corrida - o que acarreta uma falsa associação aos usuários destes serviços, irregistrável de acordo com o inciso X do Art. 124 da LPI.

 

Art. 124 - Não são registráveis como marca: X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

 

Neste ponto, insta destacar no exemplo apresentado que, além de apresentar elementos figurativos irregistráveis, como a bandeira de um país, também traz falsa indicação de origem da prestação do serviço, induzindo o consumidor comum a erro no momento da contratação, visto não se tratar de agência de prestação de serviços de origem Queniana.  

 

Noutro sentido, há possibilidade de registro do elemento nominativo “KENYA”, desde que respeitando os limites legais impostos, como é o caso do registro marcário de nº 826193161, LK Laboratório Kenya, na classe 44, para laboratórios e clinicas.

 

Muito embora o registro apresentado traga uma expressão de uso comum na classe 44, “Laboratório”, traz outros elementos capazes de distinguir a marca, apostilando a expressão vulgar. Ademais, quanto ao uso do nome de um país, “KENYA”, a este não pode haver associação, visto que se trata de serviços que não tem reconhecimento nacional, afastando a falsa indicação de origem, possibilitando o depósito do pedido de registro marcário em atenção ao artigo 124, da LPI.

 

Noutro sentido, muito dos pedidos de registro são indeferidos, mesmo se adequando ao rol taxativo, por se parecerem demais ou conter elementos semelhantes a pedidos de registro já anteriormente depositados, como descreve o inciso XXIII, do artigo 124, da LPI:

 

“XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”

 

Para evitar ter o pedido indeferido pelo supracitado inciso é necessário verificar a disponibilidade para registro da expressão pretendida, através da busca de anterioridade, realizando-se pesquisa junto ao banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), visando perceber se há espaço para depósito da expressão pretendida na classe de produtos ou serviços escolhida. Havendo a necessidade de ter esclarecimento sobre as seguintes informações.

 

1. DA DISPONIBILIDADE PARA REGISTRO – Realizando-se pesquisa da expressão ou desenho pretendido, para a classe pretendida e em classes afins, percebendo a existência de anterioridades existentes, é exemplo:

 

Realizada pesquisa de anterioridade para a marca EXATA “AIRFLOW”, junto ao banco de dados do INPI e na classe de interesse (11), foram apostadas duas anterioridades de registro, para as classes 09 : 50 e 07 : 60, respectivamente, conforme se apresenta.

 

O motivo para o indeferimento dos pedidos de registro nominativos para as expressões “AIRFLOW”, processo de nº 811674819, e “AIR-FLOW”, processo nº 810948052, foi o disposto no artigo 142, inciso I, da LPI nº 9279:

 

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III - pela caducidade; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

 

As mesmas pesquisas foram feitas como RADICAL e forma localizados dois registros marcários que se utilizam da exata mesma expressão, pudendo conflitar com a marca pretendida na classe de interesse.

 

Ainda, fora localizado um pedido de registro indeferido em razão da existência das supracitadas marcas, por utilizar a exata expressão pretendida, conforme in verbis.

 

Em conclusão, é nítido que as chances de obtenção de registro para a marca “AIRFLOW”, são BAIXAS para a classe 11, tendo em vista a existência de outras marcas registradas que utilizam-se da expressão pretendida, estas, ainda, foram objeto de óbice ao pedido de registro de expressão idêntica a pretendida pelo depositante.

 

2. DISPONIBILIDADE PARA USO E DO RISCO DE MEDIDO JUDICIAL – Indicando se a utilização do pedido de registro pretendido pode causar qualquer tipo de risco judicial ou extrajudicial em seu uso, como podemos perceber, a utilização da expressão de exemplo, “AIRFLOW”, implicaria em risco de uso, visto que já possui registro anterior;

 

3. RECOMENDAÇÕES PARA POSSÍVEIS MEDIDAS VISANDO SUPERAR POTENCIAIS OBSTÁCULOS AO REGISTRO – Neste ponto, deve-se destacar quais são as medidas necessárias para readequar o registro de marca, no caso de haver necessidade, visando habilitar a expressão ou desenho pretendido para o registro, seja adicionando elementos nominativos e figurativos com o objetivo de tornar o depósito mais viável ou removendo colidências capazes de impedir o depósito.

 

No caso do exemplo acima, recomendamos que não seja efetuado o registro da marca “AIRFLOW” na classe 11, sob a forma nominativa ou mista, visto a existência de marcas anteriores que utilizam-se da expressão, bem como, do indeferimento de outros registros em razão da existência da mencionada anterioridade.

 

4. CONOTAÇÃO LINGUÍSTICA – Ao final, far-se-á análise sobre a viabilidade de depósito no sinal nominativo que se pretende depositar, visando não ferir o inciso II, do Art. 124, onde resta defeso a apresentação de sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração.

 

Neste sentido, no caso de que não seja identificada qualquer conotação linguística que pode ser negativa na marca de interesse e que venha a torná-la irregistrável ou prejudicial à sua imagem, o registro está pronto para ser depositado.

 

 

Artigo escrito por Leonardo Corrêa.