O Escritório Crippa Rey Advogados SS, vem muito respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, sempre atento às inovações legislativas e regulamentares, apresentar o INFORMATIVO sobre a transferência de titularidade de marca, conforme se esclarece abaixo:

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, foi criado pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, sendo uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Economia e possuindo como principal objetivo a regularização das normas que tratam acerca da propriedade industrial.[1] Esse instituto tem o dever, no âmbito da sua atuação, de atender a função social, econômica, jurídica e técnica.

Entre os seus serviços, encontram-se o registro de desenhos industriais, indicações geográficas, a concessão de patentes e as mais comuns, o registro das marcas. A importância do registro e concessões daqueles é tamanha, na medida em que é o registro de uma marca, por exemplo, que formaliza a proteção do uso e propriedade sobre aquele bem, que possui um nome e um logo.

Assim, o artigo 129 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), dispõe que “propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional [...].” Assim como qualquer bem de uma empresa, a marca pode ser transferida a outrem de diversas formas.

Relativamente à transferência da marca, sendo ela um bem e um ativo da empresa que possui um valor único, esta poderá ser transferida de forma voluntária, a título oneroso ou gratuita, ou por decisão judicial. Conforme determinação do artigo 134 da Lei nº 9.279/96, os pedidos de registros, bem como os registros de marcas poderão ser cedidos, desde que atendidos os requisitos legais, segundo artigo 135, da mesma lei. Vejamos abaixo:

Seção II
Da Cessão

        Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

        Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Diante disso, o INPI dispõe que a transferência poderá ser feita através de cessão, incorporação ou fusão, assim como por meio de cisão, transferência por sucessão legítima e por falência, incluindo-se nesse rol a transferência por determinação judicial.[2]

Todos os tipos de cessão deverão atender as determinações legais, bem como apresentar um rol de documentos exigidos pelo Instituto Nacional, para que a análise seja realizada. Somado a isso, faz-se necessário o adimplemento das taxas administrativas e que a petição de pedido e o guia de recolhimento da União sejam emitidas e protocoladas em nome do cessionário.

Contudo, importante registrar que a transferência da marca (ou do seu pedido de registro) é realizada da forma que se encontra o pedido, não sendo possível, por exemplo, a atualização do logotipo da marca junto ao pedido de transferência, sendo necessário realizar um novo pedido.

Nesse sentido, o Escritório Crippa Rey Advogados se coloca a inteira disposição para maiores consultas sobre o tema de registro, regularização e transferência de marcas, e resolução de dúvidas sobre a matéria.

Fernanda Dorneles Silva

OAB/RS 114.546

[1] Artigo 2º, da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970 - Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.  

[2] Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/08_Transfer%C3%AAncia_de_direitos. Acesso em: 11.jun.2021.