O Escritório Crippa Rey Advogados SS, vem muito respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, sempre atento às inovações legislativas e regulamentares, apresentar ARTIGO sobre o registro da marca e o crime de concorrência desleal, conforme se esclarece abaixo:

 

Sabe-se que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial é a autarquia federal que regulariza as normas acerca da propriedade industrial, bem como concede, mediante um processo, àqueles que solicitam o registro de seus desenhos, patentes e marcas e entre outros assuntos relacionados a propriedade industrial.

 

O artigo 129 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), dispõe acerca da forma de aquisição da marca, bem como do direito que o titular do registro possui, sendo o principal, o direito exclusivo ao seu uso em todo o território nacional, vejamos:

 

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

 

Seção I
Aquisição

 

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

 

§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

 

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

 

É a partir desse registro (e da concessão deste) que a marca se torna um bem material exclusivo do seu titular, estando assegurado a ele a possibilidade de utilizá-la da melhor forma, como por exemplo, podendo ceder o seu registro e licenciar seu uso.

 

A marca, a partir do seu registro válido, encontra-se protegida de todas as formas, principalmente, quanto a utilização indevida dela por terceiros.

 

Assim, a Lei de Propriedade Industrial, protegendo os interesses dos titulares de marca, regula o crime de concorrência desleal e imputa penas àqueles que praticarem as práticas mencionadas. Tem-se como exemplo, a divulgação e exploração de uma marca que possui o registro e a utilização exclusiva do seu titular. Vejamos abaixo as práticas que a lei dispõe:

 

CAPÍTULO VI
DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

 

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

 

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

 

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

 

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

 

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

 

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

 

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

 

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

 

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

 

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

 

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

 

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

 

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

 

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

 

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

 

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

 

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

 

Na jurisprudência abaixo, tem-se um caso de utilização indevida de uma marca, cujo seu titular possui o registro válido e em vigor. A marca em questão é a “MAMMA MIA” (restaurante e galeteria), a qual estava sendo utilizada por um estabelecimento terceiro, atuante no ramo alimentício e, consequentemente, não detentor do registro da marca.

 

A decisão, em sede de recurso, reformou a sentença, dando provimento ao apelo do titular da marca para reconhecer o direito dele relativamente aos danos materiais sofridos, pelo exercício da concorrência desleal e violação da marca registrada.

 

Somado a isso, a Tribunal de Justiça Gaúcho condenou o terceiro ao pagamento de dano moral, que no caso foi considerado in re ipsa, ou seja, aquele que independe de provas, sendo presumido pelo ato cometido. Colaciona-se a ementa do julgado:

 

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE NA UTILIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Trata-se de ação proposta por JPLP que detém a titularidade da marca MAMMA MIA, restaurante e galeteria local e pretende a tutela inibitória e indenização em face da ré, que se utiliza da marca MAMA MIA PIZZARIA, sem registro válido, julgada improcedente na origem. No caso telado, a manutenção da improcedência da demanda e, de conseguinte, a permissão judicial para que a ré continue a utilizar a marca já indeferida pelo próprio INPI, coloca em risco não só a higidez do Sistema Marcário, mas, sobretudo, a relação de consumo, de tal sorte que viabiliza e fomenta confusão entre os consumidores. Contudo, sem embargo, modo respeitoso, mas o provimento recursal é medida impositiva mormente como decorrência da apuração do ato ilícito e da concorrência desleal que restaram comprovados nos autos e não desmentida pelas rés. Assim, considerando que a autora exibe e comprova o registro da marca que reivindica, perante o Órgão competente evidencia, com isso, que detém a titularidade dessa marca registrada e, por conta disso, tem assegurado o direito de exclusividade do uso da marca, impedindo-se o seu emprego por qualquer outra empresa ou pessoa, por acarretar prejuízo à sua legítima detentora, como também aos consumidores que ficam sujeitos à confusão em face da identidade de marcas. Ademais, flagrada a existência de concorrência desleal e o ilícito perpetrados pela ré, de continuar utilizando a marca da autora, é caso, sem dúvida, de reconhecimento de dano material. Nessa temática, contudo, a orientação jurisprudencial do egrégio STJ, milita monoliticamente na proteção da marca registrada, inclusive reconhecendo o direito a danos materiais ao detentor da marca, senão diretamente apurado nos autos, no mínimo, a ser quantificado em liquidação de sentença. Portanto, o exercício da concorrência desleal e a violação marcaria geram dano material in re ipsa , forte nas disposições dos arts. 209 e 210 da LPI, valores que devem ser apurados em fase de liquidação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA (Apelação Cível, Nº 70082848599, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-04-2020)

 

Do mesmo modo, no caso abaixo, o crime de concorrência desleal restou configurado, na medida em que um terceiro comercializou produtos com a utilização de uma marca que possuía o registro válido, vejamos:

 

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA DE CLUBE DE FUTEBOL. DANO MORAL. 1. A Constituição da República confere proteção ao direito de propriedade das marcas, sendo assegurado ao titular do registro validamente expedido seu uso exclusivo em todo o território nacional. 2. Uma vez demonstrada de forma inequívoca a indevida utilização da marca registrada, cabível o ressarcimento pelo prejuízo material causado pela violação de direito de propriedade industrial e atos de concorrência desleal. 3. Reparação por dano moral que independe de comprovação do prejuízo, uma vez presumido (in re ipsa), decorrendo apenas da demonstração do ato ilícito. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível, Nº 50000895520208210040, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 27-05-2021)

 

Por fim, é importante salientar que marcas que não possuem o seu registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial estão suscetíveis a utilização pública, posto que é a partir do registro válido que o titular adquire o direito de usar exclusivamente dela.

 

O Escritório Crippa Rey Advogados se coloca a inteira disposição para maiores consultas sobre o tema de registro, regularização e proteção do registro de assuntos envolvendo assunto acerca da propriedade industrial, bem como está disponível para a resolução de dúvidas sobre a matéria.

 

Fernanda Dorneles Silva

OAB/RS 114.546